Договорное оформление прав на ПО и ПАК Передача прав на работы дизайнера Кейс по договору с дизайнером-фрилансером

Источник http://www.it-lex.ru/article/agreements/

Передача прав на работы дизайнера

Кейс по договору с дизайнером-фрилансером

При заказе разработки дизайн-макета, логотипа, рекламного объявления и прочих дизайнерских решений у фрилансеров, стороны зачастую не утруждают себя оформлением какого-либо договора, а также включением в него условий о переходе исключительных прав на созданный объект заказчику.

Как результат, заказчик в дальнейшем не может доказать наличие у него каких-либо прав на созданное дизайнерское произведение, в связи с чем, несет убытки. В случае, если объект дизайна включен в товарный знак, такие убытки могут привести в итоге к полной потере бренда.

Так, в деле N СИП-447/2019 истец, пытавшийся оспорить регистрацию товарного знака, сходного с его этикеткой (как объектом дизайна), потерпел неудачу, т.к. не смог доказать свою заинтересованность. В данном случае, заинтересованным лицом считается правообладатель произведения (этикетки), однако истец не получил исключительных прав от дизайнера на данный объект.

Как избежать подобных ситуаций? Заключать с дизайнером-фрилансером договор на создание произведения или договор отчуждения (если дизайнерское решение уже создано). Если же дизайнер – работник вашей компании, создание подобных объектов должно входить в его служебные обязанности, а работы выполняться на основе служебного задания на разработку конкретного дизайнерского решения.

Мотивировка из Решения СИП от 23.11.2020 г. по делу N СИП-447/2019:

1. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с известным в РФ на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492 ГК РФ) произведением искусства или его фрагментом, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ).

2. Согласно п.2 ст. 1513 и пп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по основанию, указанному в пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, обладает только заинтересованное лицо.

3. Наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по п. 9 ст. 1483 ГК РФ, являются только правообладатели соответствующих произведений, а также их правопреемники.

4. Пунктом 3 ст. 1288 ГК РФ установлено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

5. В соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на произведение любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения, предоставления лицензии.

6. Договор на разработку дизайна нельзя признать договором отчуждения исключительного права на произведение по смыслу статьи 1285 ГК РФ. На основании данного договора были переданы образцы дизайна лицевой стороны этикеток, а не исключительные права на соответствующие произведения.